Mala fe: el TJUE refuerza la protección frente a registros indebidos.
En INGENIAS tenemos el privilegio de representar los intereses de compañías que desempeñan un papel destacado en el mercado español y europeo. Un ejemplo reciente es el caso en el que nuestro compañero, el abogado José María Iglesias, ha actuado como representante de Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.U. ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el marco del asunto C-322/24. El presente estudio se basa en una resolución que —además de su relevancia estratégica para nuestro cliente— establece una doctrina clara sobre los límites de la prescripción por tolerancia cuando se demuestra la mala fe en el registro de una marca posterior.
Antecedentes: una disputa entre renombre y oportunismo marcario
El litigio enfrentaba a Sánchez Romero Carvajal, titular de marcas tan reconocidas como “5J”, contra Embutidos Monells, S.A., propietaria de marcas nacionales posteriores como “5Ms” y “5Ps”. A pesar de las similitudes gráficas y fonéticas, las marcas de Embutidos Monells fueron concedidas en España en 2012 sin oposición. No obstante, en 2021, Sánchez Romero Carvajal ejercitó una acción de nulidad alegando la mala fe en el registro por parte de Embutidos Monells.
La parte demandada alegó la prescripción por tolerancia, recogida en el artículo 9.1 de la derogada Directiva 2008/95/CE, al haber transcurrido más de cinco años desde el conocimiento del uso de las marcas controvertidas.
El eje del caso: ¿puede alegarse mala fe tras haber tolerado una marca durante cinco años?
El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante planteó cuestión prejudicial al TJUE para resolver una duda de notable trascendencia: si la mención expresa de una fecha límite en un requerimiento extrajudicial para impugnar una marca posterior —fecha coincidente con el límite legal de cinco años— vincula al titular de la marca anterior y le impide, una vez vencido ese plazo, fundar su demanda en la mala fe del solicitante posterior.
Este matiz era clave, porque el titular anterior, Sánchez Romero Carvajal, había advertido por escrito a Embutidos Monells sobre la posibilidad de accionar antes de una fecha concreta (marzo de 2017), pero no presentó la acción hasta noviembre de 2021. ¿Estaba por tanto obligado por sus propios actos?
Doctrina del TJUE: la mala fe prevalece
El TJUE respondió con claridad: la prescripción por tolerancia no es oponible cuando la acción se basa en la mala fe del solicitante de la marca posterior. Es decir, aunque el titular de la marca anterior haya fijado una fecha límite en un requerimiento extrajudicial y hayan transcurrido más de cinco años, aún puede ejercitar la acción de nulidad si demuestra la mala fe del titular de la marca posterior.
La sentencia refuerza lo que la jurisprudencia del Tribunal ya venía apuntando desde el caso Lindt & Sprülangli (C‑529/07): la buena fe se presume, pero si se acredita que el solicitante actuó con intención de aprovecharse del renombre de una marca anterior o de obstaculizar a un competidor, no cabe hablar de tolerancia legítima. Como indica el propio fallo, la mala fe constituye una causa de nulidad absoluta e imprescriptible.
Importancia práctica de la sentencia
Esta resolución es especialmente relevante por varios motivos:
- Aclara que un requerimiento con plazos indicativos no supone la renuncia a ejercitar futuras acciones judiciales si existe mala fe.
- Refuerza el concepto de nulidad absoluta frente a estrategias registrales abusivas o oportunistas.
- Ofrece seguridad jurídica a titulares de marcas consolidadas que deciden actuar, incluso pasados varios años, frente a registros posteriores que atenten contra su distintividad o renombre.
El TJUE también subraya que presentar oposición activa ante la EUIPO contra signos similares puede interpretarse como una señal de que no existió una verdadera tolerancia. Nuestro equipo jurídico tuvo esto muy en cuenta durante el proceso.
Conclusiones
Desde INGENIAS, consideramos esta sentencia un hito relevante en la consolidación del principio de buena fe en el sistema marcario europeo. No solo por el precedente que establece para otros operadores, sino también por el respaldo que brinda a los titulares de derechos legítimos frente a estrategias de registro que pueden desvirtuar el propósito mismo de una marca.
La participación de José María Iglesias en este procedimiento refuerza el compromiso de INGENIAS con la excelencia técnica y la defensa eficaz de los intereses de nuestros clientes en todas las instancias.
Seguiremos atentos a los desarrollos jurisprudenciales en materia de marcas, y desde nuestro blog compartiremos las claves que toda empresa debe conocer para proteger su activo más valioso: su identidad.
