Recientemente se ha aprobado el Real Decreto-ley de modificación parcial de la Ley de Marcas, para transponer la Directiva de la UE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y que entra en vigor en España el próximo 14 de enero de 2019 (salvo lo relativo a la prueba de uso y la competencia de la OEPM para para decidir acciones de nulidad o caducidad).
Los cambios producidos con motivo de esta transposición suponen una homogeneización del sistema español de registro de marcas con el sistema de la Unión Europea ante la EUIPO. No obstante, hay ciertos cambios que no se deben a la transposición de la Directiva indicada, sino que son consecuencia de la experiencia y revisión de las necesidades actuales.
A título informativo, cabe subrayar las modificaciones siguientes:
1. La legitimación para registrar una marca o nombre comercial se abre a cualquier persona física o jurídica.
Se reconoce ahora legitimación a cualquier persona física o jurídica sin tener en cuenta la nacionalidad, residencia o aplicabilidad de determinados beneficios por ser miembro de convenios internacionales (a saber, del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio).
2. Se suprime el requisito formal de “representación gráfica” en la definición de lo que es una marca, siendo suficiente que ésta sea susceptible de ser representada sin más.
Como consecuencia de las nuevas tecnologías, ya no se requiere que el signo distintivo solicitado sea susceptible de representación gráfica. Ahora sólo se precisa que la marca o nombre comercial sea susceptible de representación.
3. Se sistematizan las prohibiciones absolutas de registro (en particular, las referidas a la protección de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, denominaciones tradicionales de vinos y especialidades tradicionales) y se incorpora una nueva prohibición sobre las obtenciones vegetales.
Las prohibiciones referidas a (i) denominaciones de origen, (ii) indicaciones geográficas, (iii) denominaciones tradicionales de vinos y (iv) especialidades tradicionales remiten a su normativa reguladora de la UE o nacional.
Además, se añade una nueva prohibición referida a aquellos signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal.
4. Se suprime la distinción entre marca notoria y marca renombrada, consagrándose una sola categoría de marca renombrada, merecedora de la protección reforzada.
La normativa anterior distinguía entre marca o nombre comercial notorio y renombrado. Actualmente, se prevé una sola categoría: el renombre.
5. Se añade una nueva prohibición relativa: incompatibilidad con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.
Tras incluir la inaccesibilidad como marca de los signos que resulten incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, se les atribuye a éstas un doble carácter (de prohibición absoluta y relativa), permitiendo con ello que pueda ser examinado de oficio e invocado como motivo de oposición (pues, aunque no sea así en España, no sería posible alegarlo en fase de oposición en todos los países si no se tratara como prohibición relativa).
6. Se incorpora la posible petición de prueba de uso al oponente en sede de oposición.
La posibilidad de solicitar al titular de la marca anterior oponente la prueba del uso de la marca(s) en que basa su oposición -si ésta(s) lleva(n) registrada(s) más de 5 años- es una novedad que implica una clara armonización con la normativa comunitaria.
Es por ello que, cuando esta parte entre en vigor (para lo que habrá que esperar a que se apruebe el reglamento correspondiente), convendrá verificar qué marcas se encuentran sujetas a obligación de uso y cómo se están usando, pues no acreditar dicho uso en fase de oposición puede abrir la puerta a posibles acciones de caducidad por falta de uso.
7. La competencia para decidir acciones de nulidad o caducidad se transfiere a la OEPM y se mantiene esta competencia en manos de los Tribunales cuando sea por vía reconvencional.
Las nulidades y caducidades por vía directa se tramitarán por la OEPM y ello implica también una evidente armonización con el procedimiento seguido ante la EUIPO.
No obstante, este cambio no entrará en vigor hasta 2023.
INGENIAS, enero de 2019
