b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
e) signos constituidos exclusivamente por:
i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,
ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,
iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;”
Sin embargo, ni la Oficina Europea de Propiedad Intelectual ni el propio Tribunal General acogieron dicha pretensión por entender que las causas de Nulidad de una marca tridimensional “debían basarse exclusivamente en el examen de la representación de la marca tal y como había sido presentada y no en supuestas o hipotéticas características invisibles” (función de rotación de las bandas horizontales y verticales); considerando que las representaciones gráficas de la marca controvertida (figuras anteriores) no sugerían ninguna función en particular, ni siquiera cuando se tomaban en consideración los productos objeto de registro, a saber, los “puzles tridimensionales”.
El principal riesgo que posee este tipo de marca tridimensional es precisamente el otorgamiento de un derecho de exclusiva a un titular sobre determinadas características de uso de un producto, de ahí que la legislación comunitaria prohíba, en el artículo mencionado, el registro de signos tridimensionales cuyas características esenciales cumplan una función técnica.
En este sentido, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso i) RMUE niega el registro de formas cuyas características esenciales sea inherentes a la función o a las funciones genéricas de ese producto; pues de lo contrario, quebraría el principio fundamental de libre competencia de la Unión, al impedir a empresas competidoras atribuir a sus productos una forma que sea útil para la utilización de los mismos.
Por otro lado, el art. 7, apartado 1, letra e), inciso ii) RMUE evita que el Derecho de Marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas, puesto que para ello ya existe la protección derivada de otros intangibles como son las patentes y diseños comunitarios, siempre limitados en el tiempo (20 y 25 años respectivamente). Por ello las empresas no podrán utilizar este resquicio legal para perpetuar, sin limitación de tiempo (las marcas otorgan una protección ilimitada siempre y cuando se lleve a cabo su renovación), derechos exclusivos sobre soluciones técnicas a través del registro de una marca.
Ante la controversia planteada, y una vez recurrida en casación ante el TJUE por parte de Simba Toys la sentencia del Tribunal General en la que se desestimaba la acción de Nulidad planteada, el Abogado General Maciej Szpunar presentó unas conclusiones realmente interesantes en las que acogía una Tesis completamente diferente: era posible plantear recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal General en tanto la determinación de los propios criterios de la apreciación de la funcionalidad y de la extensión de la información que ha de tenerse en cuenta para la identificación de las características esenciales de un signo constituyen una cuestión de Derecho que puede ser controlada por el TJUE. Así, el Abogado general considera que el Tribunal General identificó las características esenciales del signo, pero no las apreció desde un punto de vista de la función técnica inherente al producto. No hay que acudir a características ocultas, que no son visibles en la forma presentada en la solicitud de marca sino efectuar un análisis de las características de la forma tal y como se desprende de la representación gráfica desde el punto de vista de la función del producto. Haciendo ello, entiende el Abogado General que la conclusión no puede ser otra que la siguiente:
“Que el Tribunal General incurrió en erro de Derecho al afirmar que, en el marco del análisis exigido por el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) del RMC, procedía partir de la forma en cuestión según se desprendiera de su representación gráfica y que no era necesario tomar en consideración elementos adicionales que un observador objetivo no pudiera precisar sobre la base de la representación gráfica de la marca controvertida”. Tomando en consideración lo anterior, “las características esenciales del signo controvertido – forma de cubo y estructura cuadriculada que crea una división de columnas verticales y horizontales de elementos simétricos, que son las partes móviles del puzle- son necesarias para la función técnica inherente al producto.”Además el signo controvertido no contienen características arbitrarias u ornamentales que permitan a un operador económico restringir la libertad de los demás para ofrecer productos con la misma funcionalidad o similar.
Esta tesis es acogida finalmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 10 de Noviembre de 2016 (C 30/15 P EU:C:2016:849) en la que considera que el Tribunal General interpretó de manera demasiado restrictiva los criterios de apreciación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) RMC, en la medida en que consideró que, para examinar la funcionalidad de las características esenciales del signo controvertido, en particular, la estructura cuadriculada que figura en cada una de las caras del cubo, había de partirse de la forma en cuestión según se desprendía de su representación gráfica, sin que fuera necesario tomar en consideración elementos adicionales que un observador objetivo no pudiera precisar sobre la base de la representación gráfica de la marca controvertida, como la capacidad de rotación de los elementos individuales de un puzle tridimensional del tipo “Cubo de Rubik”. Contrario sensu, el Tribunal General debía tomar en consideración igualmente elementos no visibles en la representación gráfica de dicha forma, como la capacidad de rotación de los elementos individuales de un puzle tridimensional del tipo mencionado. En este contexto, el Tribunal General debería haber definido la función técnica del producto concreto y tenerla en cuenta al llevar a cabo su examen.
Con ello, el Tribunal de Justicia de la Unión anula la sentencia del Tribunal General y la resolución de la EUIPO que confirmaban el registro de la forma del Cubo de Rubik como marca de la Unión, devolviendo de nuevo el asunto a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) para que se pronuncie de nuevo sobre la acción de nulidad planteada en su día por la empresa Simba Toys, de acuerdo con los criterios fijados por el Alto Tribunal.
