¿Puede existir un conflicto entre dos marcas aunque sus nombres sean completamente diferentes? El reciente caso Mercadona vs. FiLe ante la EUIPO demuestra que sí.
La protección de una marca no se limita a evitar el riesgo de confusión. Cuando una marca tiene una elevada reputación, puede disfrutar de una protección más amplia frente a signos que, aun siendo diferentes, pueden generar una conexión mental con ella y aprovecharse indebidamente de su reputación.
¿Qué ocurrió entre Mercadona y FiLe?
FiLe es una cadena de supermercados turca perteneciente al grupo BİM Birleşik Mağazalar. En 2025, BİM solicitó ante la EUIPO el registro de un signo figurativo de FiLe como marca de la Unión Europea.
Mercadona presentó oposición invocando, entre otros motivos, el artículo 8.5 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, relativo a la protección de las marcas con reputación.
El 16 de septiembre de 2026, la División de Oposición de la EUIPO estimó parcialmente la oposición y rechazó el registro de FiLe para una parte importante de los productos solicitados, especialmente en categorías relacionadas con alimentación y bebidas. La decisión, sin embargo, no supone una prohibición general de la marca FiLe en la Unión Europea.
¿Por qué Mercadona y FiLe fueron consideradas similares?
A primera vista, “Mercadona” y “FiLe” presentan diferencias evidentes. Por ello, la EUIPO no centró su análisis en una similitud denominativa significativa, sino principalmente en la impresión global de sus elementos gráficos.
Entre los elementos considerados se encontraban:
- tonalidades similares de verde;
- elementos gráficos en naranja;
- referencias a una cesta o bolsa de compra;
- una composición que integra estos elementos dentro de una forma circular.
Aunque también existían diferencias relevantes entre ambos signos, la EUIPO consideró que determinados elementos podían generar una asociación entre las marcas.
¿Qué importancia tiene la reputación de Mercadona?
El elemento jurídico clave es el artículo 8.5 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.
Esta disposición permite al titular de una marca anterior con reputación oponerse a una marca posterior cuando exista una similitud suficiente para que el público establezca un vínculo entre ambas y el uso del signo posterior pueda aprovecharse indebidamente de la reputación o del carácter distintivo de la marca anterior.
En este caso, la EUIPO consideró acreditada la reputación de Mercadona en España. También tuvo en cuenta determinados elementos que podían favorecer un “vínculo mental” entre las marcas, incluyendo referencias a sus similitudes aparecidas en medios españoles.
¿Puede existir un conflicto aunque no haya riesgo de confusión?
Sí. Este es uno de los aspectos más relevantes del caso. En un supuesto tradicional de riesgo de confusión, se analiza si el consumidor podría pensar que dos productos o empresas tienen el mismo origen empresarial.
Sin embargo, el artículo 8.5 contempla una situación diferente: una marca posterior puede entrar en conflicto con una marca reputada aunque el consumidor no crea necesariamente que ambas pertenecen a la misma empresa.
En el caso Mercadona–FiLe, la EUIPO consideró que la reputación de Mercadona, combinada con la similitud entre los signos y la relación entre determinados productos y servicios de venta minorista, permitía apreciar este riesgo.
¿Qué decidió finalmente la EUIPO?
La oposición de Mercadona fue estimada parcialmente.
El registro de FiLe fue rechazado para una parte sustancial de los productos solicitados, incluyendo determinadas categorías de alimentación y bebidas. Otros productos más alejados de la actividad principal de Mercadona quedaron fuera del alcance de la oposición.
Esto demuestra un principio fundamental del Derecho de marcas: la protección se analiza en relación con los productos y servicios concretos, y no de forma abstracta.
¿Qué pueden aprender las empresas?
El caso Mercadona–FiLe ofrece varias conclusiones relevantes para las empresas que desarrollan o internacionalizan una marca:
1. Registrar un nombre no es suficiente
Una búsqueda de marcas idénticas o similares debe complementarse con un análisis de los elementos gráficos, conceptuales y globales del signo.
2. La reputación puede ampliar la protección
Las marcas con una elevada reputación pueden recibir protección más allá de los supuestos tradicionales de riesgo de confusión.
3. La internacionalización requiere una estrategia de propiedad intelectual
Antes de entrar en un nuevo mercado, conviene analizar las marcas anteriores, la registrabilidad del signo, los productos y servicios y la posible existencia de marcas reputadas.
4. La identidad visual también importa
Colores, formas, símbolos y composición pueden influir en la impresión global de una marca. Por ello, el análisis jurídico debería acompañar al desarrollo de la identidad visual desde el principio.
Conclusión
El caso Mercadona vs. FiLe demuestra que la protección de una marca no se limita a su nombre. La identidad visual, los elementos conceptuales y la reputación construida en el mercado también pueden tener relevancia jurídica.
Por ello, la estrategia de propiedad intelectual debería integrarse en el proceso de creación de una marca desde sus primeras fases, especialmente cuando existe un proyecto de internacionalización.
Proteger una marca no significa únicamente evitar que alguien utilice el mismo nombre, sino proteger los elementos que permiten al consumidor reconocerla y asociarla con determinados productos, servicios y experiencias.