La Sentencia del Tribunal General en el asunto MONOPOLY declara que la estrategia de presentación reiterada de solicitudes de marca anteriores conforma en este caso una práctica de mala fe.
De la lectura de la Sentencia, podemos concluir que cuando interese realizar solicitudes de marca sucesivas en el tiempo, resultará útil detenerse previamente a analizar la estrategia comercial que se intenta dirigir para evitar la consideración de mala fe.
Solicitud reiterada de marcas de la Unión Europea anteriores para evitar las consecuencias derivadas de la falta de uso
Recientemente se ha dictado la Sentencia del Tribunal General (asunto T-663/19), de 21 de abril de 2021, que desestima el recurso presentado por Hasbro, Inc., confirmando así la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO relativa a un proceso de nulidad por mala fe iniciado por Kreativni Dogadaji d.o.o.
En dicho proceso, la EUIPO había anulado parcialmente la marca MONOPOLY número 9071961 respecto a los productos y servicios idénticos a los de tres marcas denominativas “MONOPOLY” registradas anteriormente por el mismo titular Hasbro por entender que esta última solicitud de la marca se había realizado de mala fe, a fin de eludir la prueba de uso efectivo de la marca en el marco de eventuales procesos de oposición.
Consideramos importante remarcar los siguientes puntos de dicha Sentencia, la cual viene a confirmar la anterior jurisprudencia relativa a esta práctica desleal por parte de los titulares de marcas de la UE:
La solicitud reiterada de marcas anteriores no revela por sí sola mala fe.
En este sentido el Tribunal ha entendido que no es la presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca en sí lo que se considera reveladora de mala fe, pues no existe disposición alguna en la normativa de marcas que lo prohíba, sino que deben concurrir otros elementos relevantes invocados por el solicitante de la nulidad o la EUIPO. En el caso de autos ha quedado probado, incluso del testimonio de la propia Hasbro, que, en el momento de la presentación de la solicitud de marca, fue su intención evitar tener que probar su efectivo uso, lo que prolongaba en la práctica el período de gracia de cinco años para empezar a usar las marcas anteriores.
Mala fe
Si bien Hasbro ha intentado justificarse en que la presentación reiterada de solicitudes de marca anteriores conforma una práctica habitual, el Tribunal ha entendido que esto no hace que se trate necesariamente de una estrategia aceptable o que excluya la posible mala fe.
Finalmente, cabe resaltar que para que se verifique que ha existido mala fe, no se requiere la existencia de un perjuicio o ventaja.
Prueba
La buena fe se presume por parte de quien solicita el registro de una marca mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, la carga de la prueba puede recaer en el titular de una marca, debiendo dar explicaciones acerca de las intenciones legítimas que guían su solicitud de registro.
Conclusión
Como conclusión, podemos advertir que, cuando interese realizar solicitudes de marca sucesivas en el tiempo, resultará útil detenerse a analizar la estrategia comercial que se intenta dirigir y documentarla debidamente a fin de poder probar ante una eventual reclamación que las intenciones del solicitante han sido legítimas.
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