DavidAmat

Es ya conocido por todos que el Metaverso es la próxima revolución en el mundo digital; y un reto en muchos ámbitos del Derecho, entre los que destaca el área de la Propiedad Intelectual.

 

Los mundos virtuales no son nada nuevo pero, a diferencia de lo que ocurre con los videojuegos, el Metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una realidad alternativa. El Metaverso, todavía en los albores, es un mundo virtual 3D, al que se accede mediante dispositivos específicos que permiten una inmersión total, hasta el punto en que se prevé que podamos llevar a cabo las funciones que desarrollamos en el mundo físico (por ejemplo, hacer una transacción con una entidad de crédito, atender una exposición de arte, ir de compras, etc.).

 

Los tókenes no fungibles (NFT’s) son obras digitales autenticadas que permiten ser compradas y vendidas, tal y como se hace en el mundo físico. Gracias a la autenticación mediante blockchain, los NFT’s tienen la capacidad de generar economías seguras en el Metaverso.

 

Así, los NFT’s y productos virtuales son la moneda de cambio en el Metaverso.

 

Es por ello que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) recibe cada vez más solicitudes que contienen términos relacionados con productos virtuales y NFT’s.

 

Y, por fin, tenemos algunas directrices y recomendaciones de la EUIPO respecto de la protección de los productos virtuales del titular de una marca.

 

Analizados los criterios y directrices de la EUIPO, describimos brevemente nuestras recomendaciones al respecto:

 

1. AMPLIAR LA PROTECCIÓN

En el caso de que valoréis la posibilidad de que vuestra compañía entre en el Metaverso, es muy aconsejable ampliar la protección para salvaguardar la actividad económica dentro del mundo virtual. En este sentido, la clase 9 es de especial importancia en la medida en que los productos virtuales y tókenes no fungibles se tratan como contenido digital. No obstante, aún cuando la Clasificación de Niza incorpore el término “archivos digitales descargables autenticados por tókenes no fungibles” deberá especificarse con detalle el contenido del producto virtual. La Oficina no acepta el término “tókenes no fungibles” por sí solo.

2. ESTABLECER EL MARCO DE ACUERDO DE CESIÓN Y/O LICENCIA

Deberá establecerse, en su caso, una estrategia para sentar el marco pertinente en relación con los acuerdos de cesión y/o licencia de la compañía ya que, si procede, deberá albergar o excluir la marca en el Metaverso.

3. REVISAR EL ALCANCE DE LA VIGILANCIA

Revisión del alcance de la vigilancia de las marcas, con el objetivo de detectar aquellas marcas que puedan suponer un obstáculo para las propias en el Metaverso.

 

En Ingenias somos plenamente conscientes de que este nuevo avance digital plantea nuevos retos para el asesoramiento jurídico en esta materia. Es por ello que contamos con los profesionales oportunos y una amplia experiencia en derecho de marcas para asesorar correctamente a nuestros clientes en esta materia.

 

En el caso de que necesitéis ampliar la protección de vuestras marcas, devolvednos este correo y analizaremos conjuntamente la mejor forma de ajustarnos o adaptarnos a unas eventuales nuevas necesidades.

Con el apoyo de la Comisión Europea y de la EUIPO, se da continuidad al Fondo de ayudas para PYMES Ideas Powered for Business, ofreciendo ayudas para servicios de diagnóstico de propiedad industrial y para solicitudes de marcas, dibujos o modelos, y este año también patentes.

 

Esta nueva campaña de ayudas estará abierta hasta 16/12/2022 . El programa, abierto a todas las empresas de la UE que cumplan la definición oficial de pyme, ofrecerá apoyo financiero (mediante reembolso parcial) para la adquisición de derechos de propiedad industrial en materia de marcas, diseños industriales y patentes hasta un importe máximo de 2.250 EUR por empresa en concepto de tasas.

 

Se mantiene el requisito de que la solicitud del bono sea previa a la prestación del servicio de propiedad industrial.

 

Estas ayudas para solicitudes presentadas por PYMES ofrecen una reducción entre 50-75 % del importe de tasas oficiales en trámites de solicitud de Marca, Diseños y Patentes.

 

Los pasos a seguir son básicamente:

  • Comprobar si se cumplen los requisitos para optar a dichas ayudas, la principal cumplir la condición de PYME. A continuación, la propia PYME es la que debe presentar en línea el formulario de solicitud de la ayuda junto con la documentación requerida.
  • Gestionar el trámite para el que se ha concedido el trámite (solicitud marca / diseño / patente) y abonar los costes correspondientes de dicha gestiónen el plazo establecido en cada caso a partir de la recepción de la decisión de concesión de la ayuda. La solicitud de registro de marca, dibujo o modelo, o patente se realizará a través de INGENIAS.
  • Finalmente, una vez que haya gestionado el trámite y abonado los servicios, la propia PYME es la que debe presentar su solicitud de reembolso. El reembolso del importe subvencionado, sujeto a la aprobación de la información y documentación presentadas, se efectuará en el plazo aproximado de un mes y los beneficiarios recibirán la notificación correspondiente por correo electrónico.

 

No hay límite para el número de derechos de PI que la PYME puede solicitar pero sí para los importes a conceder. Solo se admite una única solicitud por convocatoria (2022).

 

Si como PYME están planteándose alguna solicitud de marca, diseño y/o patente a corto / medio plazo y están interesados en optar a esta ayuda para el reembolso parcial de tasas, pueden solicitarnos información en nuestro email: info@ingenias.es.

La Sentencia del Tribunal General en el asunto MONOPOLY declara que la estrategia de presentación reiterada de solicitudes de marca anteriores conforma en este caso una práctica de mala fe.

 

De la lectura de la Sentencia, podemos concluir que cuando interese realizar solicitudes de marca sucesivas en el tiempo, resultará útil detenerse previamente a analizar la estrategia comercial que se intenta dirigir para evitar la consideración de mala fe.

Solicitud reiterada de marcas de la Unión Europea anteriores para evitar las consecuencias derivadas de la falta de uso

Recientemente se ha dictado la Sentencia del Tribunal General (asunto T-663/19), de 21 de abril de 2021, que desestima el recurso presentado por Hasbro, Inc., confirmando así la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO relativa a un proceso de nulidad por mala fe iniciado por Kreativni Dogadaji d.o.o.

 

En dicho proceso, la EUIPO había anulado parcialmente la marca MONOPOLY número 9071961 respecto a los productos y servicios idénticos a los de tres marcas denominativas “MONOPOLY” registradas anteriormente por el mismo titular Hasbro por entender que esta última solicitud de la marca se había realizado de mala fe, a fin de eludir la prueba de uso efectivo de la marca en el marco de eventuales procesos de oposición.

 

Consideramos importante remarcar los siguientes puntos de dicha Sentencia, la cual viene a confirmar la anterior jurisprudencia relativa a esta práctica desleal por parte de los titulares de marcas de la UE:

La solicitud reiterada de marcas anteriores no revela por sí sola mala fe.

En este sentido el Tribunal ha entendido que no es la presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca en sí lo que se considera reveladora de mala fe, pues no existe disposición alguna en la normativa de marcas que lo prohíba, sino que deben concurrir otros elementos relevantes invocados por el solicitante de la nulidad o la EUIPO.  En el caso de autos ha quedado probado, incluso del testimonio de la propia Hasbro, que, en el momento de la presentación de la solicitud de marca, fue su intención evitar tener que probar su efectivo uso, lo que prolongaba en la práctica el período de gracia de cinco años para empezar a usar las marcas anteriores.

Mala fe

Si bien Hasbro ha intentado justificarse en que la presentación reiterada de solicitudes de marca anteriores conforma una práctica habitual, el Tribunal ha entendido que esto no hace que se trate necesariamente de una estrategia aceptable o que excluya la posible mala fe.

 

Finalmente, cabe resaltar que para que se verifique que ha existido mala fe, no se requiere la existencia de un perjuicio o ventaja.

Prueba

La buena fe se presume por parte de quien solicita el registro de una marca mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, la carga de la prueba puede recaer en el titular de una marca, debiendo dar explicaciones acerca de las intenciones legítimas que guían su solicitud de registro.

Conclusión

Como conclusión, podemos advertir que, cuando interese realizar solicitudes de marca sucesivas en el tiempo, resultará útil detenerse a analizar la estrategia comercial que se intenta dirigir y documentarla debidamente a fin de poder probar ante una eventual reclamación que las intenciones del solicitante han sido legítimas.

En INGENIAS estamos a su disposición para acompañarles en su estrategia de protección marcaria, desde su definición hasta su vigilancia y defensa.

A continuación reproducimos la última comunicación oficial de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) en relación al impacto de la salida del Reino Unido de la UE en lo que respecta a las Marcas de la Unión Europea (MUE) y los Diseños Comunitarios (DMC):

El acuerdo de retirada acordado por la Unión Europea y el Reino Unido estipula que el Derecho de la Unión seguirá siendo aplicable al Reino Unido durante un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020. Ello se hace extensivo a los Reglamentos de MUE y de DMC y a sus instrumentos de aplicación.

 

La aplicación continuada de los Reglamentos de MUE y de DMC durante el período transitorio incluye, en particular, todas las disposiciones sustantivas y procedimentales, así como todas las normas relativas a la representación en procedimientos ante la EUIPO.

 

Por lo tanto, todos los procedimientos ante la Oficina que conlleven motivos de denegación referentes al territorio del Reino Unido, derechos anteriores originarios del Reino Unido o partes/representantes domiciliados en el Reino Unido se desarrollarán igual que antes, hasta que concluya el período transitorio.

A su debido tiempo, se ampliará la información sobre la situación a partir del 1 de enero de 2021.

¿Es necesario iniciar ya el proceso de registro en Reino Unido para mantener la protección de nuestras marcas y diseños de la UE en dicho territorio tras el Brexit?

 

La situación todavía no es clara y los mensajes transmitidos desde las autoridades europeas y el Gobierno de Reino Unido pueden considerarse contradictorios. En cualquier caso, nuestra recomendación es no tomar decisiones aceleradas por ahora.

 

Estamos ante constantes cambios y opiniones al respecto, pero por nuestra parte, en tanto que profesionales en el sector de los derechos de propiedad industrial, seguimos día a día la evolución de este asunto. Es por ello que nuestro mensaje es de tranquilidad por ahora y, en cuanto haya una decisión al respecto, así como un escenario de certidumbre sobre cómo conviene proceder, les enviaremos nuestros comentarios sobre qué conviene hacer y, en su caso, si es determinante tomar decisiones inminentes.

 

De todos modos, si tienen alguna duda al respecto, no duden en contactarnos.