DavidAmat

 

Solicitar una patente puede parecer un simple trámite administrativo, pero en realidad se trata de un proceso técnico y legal que requiere precisión, estrategia y visión a largo plazo. Tanto emprendedores como asesores que se inician en el ámbito de la propiedad industrial pueden cometer errores que pongan en riesgo la protección efectiva de una invención. A continuación, analizamos los errores más frecuentes en las solicitudes de patentes y cómo evitarlos.

 

  1. Falta de una búsqueda adecuada de anterioridades

Uno de los errores más frecuentes al solicitar una patente es iniciar el proceso sin haber comprobado previamente si ya existe una invención igual o similar. La ausencia de novedad derivada de una invención ya existente puede provocar el rechazo de la solicitud. Utilizar bases de datos de patentes permite identificar desarrollos similares, y lo ideal es contar con un profesional que realice un análisis exhaustivo desde una perspectiva técnica y legal para determinar la relevancia de los documentos que se recuperen en estas búsquedas previas, así como la viabilidad de la propuesta.

 

  1. Divulgación prematura de la invención

Presentar públicamente la idea en ferias, redes sociales o conversaciones con terceros sin protección previa puede invalidar la solicitud por pérdida de novedad. La confidencialidad previa es esencial, por lo que la suscripción de acuerdos de confidencialidad es una medida básica para salvaguardar la invención hasta que se formalice la solicitud. Debe evitarse cualquier divulgación previa a la presentación de una solicitud.

 

  1. Redacción inadecuada de la solicitud de patente

Una de las claves para asegurar una protección sólida es la correcta redacción de la memoria descriptiva y las reivindicaciones. Numerosas solicitudes fracasan por describir la invención de manera vaga o por no delimitar correctamente el alcance de la protección pretendida. Cumplir con los requisitos para proteger una invención implica también redactar adecuadamente la memoria descriptiva. Por ejemplo, las reivindicaciones, que definen el alcance de protección legal, deben estar alineadas con una descripción técnica que respalde cada característica. Es fundamental seguir la estructura exigida legalmente y utilizar una terminología técnica precisa. La intervención de un agente de patentes en la redacción de la memoria técnica es clave y puede marcar la diferencia.

 

  1. Falta de previsión sobre los costes de tramitación de una patente en España y/o en Europa

Subestimar el coste total del procedimiento, que incluye tasas oficiales, traducciones, asesoría profesional y mantenimiento, puede suponer un obstáculo para mantener la patente vigente. Los costes de solicitud de una patente europea también deben tenerse en cuenta si se busca protección internacional. Especialmente en el caso de pymes, existen descuentos en tasas oficiales y subvenciones que pueden aliviar la carga financiera. Las subvenciones para patentes en pymes pueden marcar una gran diferencia en la viabilidad del proceso de protección industrial. También existen diferentes de ayudas disponibles, es clave marcar una estrategia de inicio que cuente con esta previsión.

 

  1. Ausencia de una estrategia internacional de protección

Limitar la solicitud al ámbito nacional sin evaluar la conveniencia de una protección territorial más amplia dentro del año de prioridad es una decisión que puede limitar el valor comercial de la invención. La vía europea, a través de la Oficina Europea de Patentes, o el sistema PCT, permiten extender la protección a múltiples países. Definir una estrategia territorial desde el inicio es crucial para optimizar la inversión.

 

  1. Desconocimiento de las diferencias entre patente y modelo de utilidad

Confundir ambas figuras jurídicas puede llevar a iniciar un procedimiento más costoso y lento de lo necesario. En muchos casos, un modelo de utilidad ofrece una alternativa más ágil y adecuada, especialmente para mejoras técnicas menores. Conocer los requisitos de cada una de las modalidades permitirá elegir la vía más eficaz y adecuada en función de la naturaleza de la invención.

 

  1. Descuidar el mantenimiento de la patente una vez concedida (¡o de una solicitud en trámite!)

El pago de anualidades es imprescindible para mantener la solicitud y/o registro en vigor. El proceso no termina con la concesión, y muchos titulares pierden la protección por no realizar este seguimiento. Delegar la gestión de la vigencia en un agente de propiedad industrial garantiza el cumplimiento de los plazos y evita la caducidad involuntaria.

 

Conclusión

 

Evitar los errores al solicitar una patente puede marcar la diferencia entre una protección sólida de la innovación y una oportunidad perdida. Solicitar una patente no es solo una cuestión técnica, sino también estratégica. Conocer los requisitos para registrar una invención y cómo llevarlo a cabo es clave, así como saber cómo evitar errores al registrar una patente.

 

Proteger una invención es una inversión que merece estrategia, experiencia y visión internacional. Contar con asesoramiento experto desde el inicio es fundamental para maximizar el valor de una invención y evitar complicaciones innecesarias. Las diferencias entre patente y modelo de utilidad también deben ser entendidas para elegir correctamente la mejor opción de protección.

Es ya conocido por todos que el Metaverso es la próxima revolución en el mundo digital; y un reto en muchos ámbitos del Derecho, entre los que destaca el área de la Propiedad Intelectual.

 

Los mundos virtuales no son nada nuevo pero, a diferencia de lo que ocurre con los videojuegos, el Metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una realidad alternativa. El Metaverso, todavía en los albores, es un mundo virtual 3D, al que se accede mediante dispositivos específicos que permiten una inmersión total, hasta el punto en que se prevé que podamos llevar a cabo las funciones que desarrollamos en el mundo físico (por ejemplo, hacer una transacción con una entidad de crédito, atender una exposición de arte, ir de compras, etc.).

 

Los tókenes no fungibles (NFT’s) son obras digitales autenticadas que permiten ser compradas y vendidas, tal y como se hace en el mundo físico. Gracias a la autenticación mediante blockchain, los NFT’s tienen la capacidad de generar economías seguras en el Metaverso.

 

Así, los NFT’s y productos virtuales son la moneda de cambio en el Metaverso.

 

Es por ello que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) recibe cada vez más solicitudes que contienen términos relacionados con productos virtuales y NFT’s.

 

Y, por fin, tenemos algunas directrices y recomendaciones de la EUIPO respecto de la protección de los productos virtuales del titular de una marca.

 

Analizados los criterios y directrices de la EUIPO, describimos brevemente nuestras recomendaciones al respecto:

 

1. AMPLIAR LA PROTECCIÓN

En el caso de que valoréis la posibilidad de que vuestra compañía entre en el Metaverso, es muy aconsejable ampliar la protección para salvaguardar la actividad económica dentro del mundo virtual. En este sentido, la clase 9 es de especial importancia en la medida en que los productos virtuales y tókenes no fungibles se tratan como contenido digital. No obstante, aún cuando la Clasificación de Niza incorpore el término “archivos digitales descargables autenticados por tókenes no fungibles” deberá especificarse con detalle el contenido del producto virtual. La Oficina no acepta el término “tókenes no fungibles” por sí solo.

2. ESTABLECER EL MARCO DE ACUERDO DE CESIÓN Y/O LICENCIA

Deberá establecerse, en su caso, una estrategia para sentar el marco pertinente en relación con los acuerdos de cesión y/o licencia de la compañía ya que, si procede, deberá albergar o excluir la marca en el Metaverso.

3. REVISAR EL ALCANCE DE LA VIGILANCIA

Revisión del alcance de la vigilancia de las marcas, con el objetivo de detectar aquellas marcas que puedan suponer un obstáculo para las propias en el Metaverso.

 

En Ingenias somos plenamente conscientes de que este nuevo avance digital plantea nuevos retos para el asesoramiento jurídico en esta materia. Es por ello que contamos con los profesionales oportunos y una amplia experiencia en derecho de marcas para asesorar correctamente a nuestros clientes en esta materia.

 

En el caso de que necesitéis ampliar la protección de vuestras marcas, devolvednos este correo y analizaremos conjuntamente la mejor forma de ajustarnos o adaptarnos a unas eventuales nuevas necesidades.

Con el apoyo de la Comisión Europea y de la EUIPO, se da continuidad al Fondo de ayudas para PYMES Ideas Powered for Business, ofreciendo ayudas para servicios de diagnóstico de propiedad industrial y para solicitudes de marcas, dibujos o modelos, y este año también patentes.

 

Esta nueva campaña de ayudas estará abierta hasta 16/12/2022 . El programa, abierto a todas las empresas de la UE que cumplan la definición oficial de pyme, ofrecerá apoyo financiero (mediante reembolso parcial) para la adquisición de derechos de propiedad industrial en materia de marcas, diseños industriales y patentes hasta un importe máximo de 2.250 EUR por empresa en concepto de tasas.

 

Se mantiene el requisito de que la solicitud del bono sea previa a la prestación del servicio de propiedad industrial.

 

Estas ayudas para solicitudes presentadas por PYMES ofrecen una reducción entre 50-75 % del importe de tasas oficiales en trámites de solicitud de Marca, Diseños y Patentes.

 

Los pasos a seguir son básicamente:

  • Comprobar si se cumplen los requisitos para optar a dichas ayudas, la principal cumplir la condición de PYME. A continuación, la propia PYME es la que debe presentar en línea el formulario de solicitud de la ayuda junto con la documentación requerida.
  • Gestionar el trámite para el que se ha concedido el trámite (solicitud marca / diseño / patente) y abonar los costes correspondientes de dicha gestiónen el plazo establecido en cada caso a partir de la recepción de la decisión de concesión de la ayuda. La solicitud de registro de marca, dibujo o modelo, o patente se realizará a través de INGENIAS.
  • Finalmente, una vez que haya gestionado el trámite y abonado los servicios, la propia PYME es la que debe presentar su solicitud de reembolso. El reembolso del importe subvencionado, sujeto a la aprobación de la información y documentación presentadas, se efectuará en el plazo aproximado de un mes y los beneficiarios recibirán la notificación correspondiente por correo electrónico.

 

No hay límite para el número de derechos de PI que la PYME puede solicitar pero sí para los importes a conceder. Solo se admite una única solicitud por convocatoria (2022).

 

Si como PYME están planteándose alguna solicitud de marca, diseño y/o patente a corto / medio plazo y están interesados en optar a esta ayuda para el reembolso parcial de tasas, pueden solicitarnos información en nuestro email: info@ingenias.es.

La Sentencia del Tribunal General en el asunto MONOPOLY declara que la estrategia de presentación reiterada de solicitudes de marca anteriores conforma en este caso una práctica de mala fe.

 

De la lectura de la Sentencia, podemos concluir que cuando interese realizar solicitudes de marca sucesivas en el tiempo, resultará útil detenerse previamente a analizar la estrategia comercial que se intenta dirigir para evitar la consideración de mala fe.

Solicitud reiterada de marcas de la Unión Europea anteriores para evitar las consecuencias derivadas de la falta de uso

Recientemente se ha dictado la Sentencia del Tribunal General (asunto T-663/19), de 21 de abril de 2021, que desestima el recurso presentado por Hasbro, Inc., confirmando así la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO relativa a un proceso de nulidad por mala fe iniciado por Kreativni Dogadaji d.o.o.

 

En dicho proceso, la EUIPO había anulado parcialmente la marca MONOPOLY número 9071961 respecto a los productos y servicios idénticos a los de tres marcas denominativas “MONOPOLY” registradas anteriormente por el mismo titular Hasbro por entender que esta última solicitud de la marca se había realizado de mala fe, a fin de eludir la prueba de uso efectivo de la marca en el marco de eventuales procesos de oposición.

 

Consideramos importante remarcar los siguientes puntos de dicha Sentencia, la cual viene a confirmar la anterior jurisprudencia relativa a esta práctica desleal por parte de los titulares de marcas de la UE:

La solicitud reiterada de marcas anteriores no revela por sí sola mala fe.

En este sentido el Tribunal ha entendido que no es la presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca en sí lo que se considera reveladora de mala fe, pues no existe disposición alguna en la normativa de marcas que lo prohíba, sino que deben concurrir otros elementos relevantes invocados por el solicitante de la nulidad o la EUIPO.  En el caso de autos ha quedado probado, incluso del testimonio de la propia Hasbro, que, en el momento de la presentación de la solicitud de marca, fue su intención evitar tener que probar su efectivo uso, lo que prolongaba en la práctica el período de gracia de cinco años para empezar a usar las marcas anteriores.

Mala fe

Si bien Hasbro ha intentado justificarse en que la presentación reiterada de solicitudes de marca anteriores conforma una práctica habitual, el Tribunal ha entendido que esto no hace que se trate necesariamente de una estrategia aceptable o que excluya la posible mala fe.

 

Finalmente, cabe resaltar que para que se verifique que ha existido mala fe, no se requiere la existencia de un perjuicio o ventaja.

Prueba

La buena fe se presume por parte de quien solicita el registro de una marca mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, la carga de la prueba puede recaer en el titular de una marca, debiendo dar explicaciones acerca de las intenciones legítimas que guían su solicitud de registro.

Conclusión

Como conclusión, podemos advertir que, cuando interese realizar solicitudes de marca sucesivas en el tiempo, resultará útil detenerse a analizar la estrategia comercial que se intenta dirigir y documentarla debidamente a fin de poder probar ante una eventual reclamación que las intenciones del solicitante han sido legítimas.

En INGENIAS estamos a su disposición para acompañarles en su estrategia de protección marcaria, desde su definición hasta su vigilancia y defensa.

A continuación reproducimos la última comunicación oficial de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) en relación al impacto de la salida del Reino Unido de la UE en lo que respecta a las Marcas de la Unión Europea (MUE) y los Diseños Comunitarios (DMC):

El acuerdo de retirada acordado por la Unión Europea y el Reino Unido estipula que el Derecho de la Unión seguirá siendo aplicable al Reino Unido durante un período transitorio que finalizará el 31 de diciembre de 2020. Ello se hace extensivo a los Reglamentos de MUE y de DMC y a sus instrumentos de aplicación.

 

La aplicación continuada de los Reglamentos de MUE y de DMC durante el período transitorio incluye, en particular, todas las disposiciones sustantivas y procedimentales, así como todas las normas relativas a la representación en procedimientos ante la EUIPO.

 

Por lo tanto, todos los procedimientos ante la Oficina que conlleven motivos de denegación referentes al territorio del Reino Unido, derechos anteriores originarios del Reino Unido o partes/representantes domiciliados en el Reino Unido se desarrollarán igual que antes, hasta que concluya el período transitorio.

A su debido tiempo, se ampliará la información sobre la situación a partir del 1 de enero de 2021.