El Tribunal Supremo ha resuelto recientemente uno de los litigios marcarios más relevantes de los últimos años en España: determinar si el término “donut” había adquirido carácter genérico o si la marca Donuts® mantenía plenamente su distintividad.
La sentencia clarifica conceptos esenciales del Derecho de Marcas, como la genericización, la distintividad reforzada y la función identificadora del origen empresarial.
Un litigio de casi una década: antecedentes y recorrido judicial
- El origen del conflicto
El titular de la marca Donuts®, el Grupo Bimbo, ha sido durante décadas un referente indiscutible en el mercado español de bollería industrial.
La marca fue registrada en los años sesenta y se ha utilizado de manera continua, acompañada de fuertes inversiones publicitarias y un posicionamiento comercial que el Tribunal describe como de “altísima notoriedad”.
No obstante, varios competidores defendieron que la palabra “donut” había pasado a emplearse como nombre común para designar cualquier rosquilla con forma de anillo. Argumentaron que:
- el público utilizaba “donut” como término genérico;
- algunos diccionarios lo recogían como sustantivo común;
- y el término circulaba en el mercado sin referencia exclusiva a Donuts®.
Sobre esta base, solicitaron limitar o incluso anular la protección exclusiva del signo.
- Las decisiones previas de instancias inferiores
Algunas resoluciones de la Audiencia Provincial parecieron respaldar parcialmente esa interpretación, al considerar que el uso extendido del término podía debilitar su capacidad identificadora.
Esta situación generó un escenario de incertidumbre que motivó la intervención final del Tribunal Supremo.
La decisión del Tribunal Supremo: una defensa clara de la distintividad
El Tribunal Supremo revierte las conclusiones de instancias anteriores y fija una posición firme.
- “donut” NO es un nombre genérico
Tras examinar pruebas periciales, estudios de mercado y el uso real del término, el Tribunal concluye que: El público español sigue asociando inequívocamente Donuts® con un origen empresarial concreto: el Grupo Bimbo.
En consecuencia, la palabra no ha perdido su función marcaria.
- La aparición en diccionarios o en el lenguaje coloquial NO implica genericización
La sentencia recuerda un principio fundamental: La inclusión de un término en diccionarios o su uso frecuente en el lenguaje común no basta para destruir la distintividad de una marca.
La cuestión jurídica esencial es: ¿sigue identificando el origen empresarial del producto?
En este caso, la respuesta continúa siendo afirmativa.
- Donuts® goza de distintividad reforzada
El Tribunal reconoce que décadas de inversión publicitaria, liderazgo del mercado y presencia cultural han generado una distintividad intensificada, lo que:
- incrementa la protección jurídica del signo,
- y reduce significativamente el riesgo de genericización.
- Interpretación conforme a la Ley 17/2001 de Marcas
La sentencia invoca expresamente:
- art. 5 (motivos absolutos, incluidos los nombres genéricos),
- art. 55 (caducidad por vulgarización o genericización).
El Tribunal recuerda que solo existe genericización cuando la mayoría del público deja de percibir el signo como marca, circunstancia que no concurre en el caso de Donuts®.
Significado jurídico: distintividad, uso intensivo y límites del mercado
El caso demuestra que: La notoriedad no destruye la distintividad; puede reforzarla.
Si bien las marcas muy conocidas afrontan un mayor riesgo de uso indiscriminado, también disponen de más recursos para preservar su función identificadora. El Tribunal Supremo lo confirma con claridad.
Lecciones para las empresas: cómo evitar la genericización de una marca
- Vigilancia activa: controlar imitaciones y usos descriptivos indebidos desde su aparición.
- Educación del mercado: diferenciar de forma sistemática la marca de la categoría del producto.
- Política marcaria preventiva: registrar variantes, signos defensivos y otros elementos relacionados.
- Coherencia interna: garantizar un uso correcto y uniforme de la marca en todas las comunicaciones corporativas.
Conclusión
La sentencia del Tribunal Supremo confirma que la protección marcaria no se ve debilitada por el éxito comercial ni por el uso frecuente por parte del público.
Mientras el consumidor siga vinculando Donuts® con un origen empresarial concreto, la ley continúa otorgándole plena protección.
El caso Donuts® evidencia la importancia de gestionar una marca no solo desde la estrategia comunicativa, sino también desde una sólida perspectiva jurídica.
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