Mala fe: el TJUE refuerza la protección frente a registros indebidos.
En INGENIAS tenemos el privilegio de representar los intereses de compañías que desempeñan un papel destacado en el mercado español y europeo. Un ejemplo reciente es el caso en el que nuestro compañero, el abogado José María Iglesias, ha actuado como representante de Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A.U. ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el marco del asunto C-322/24. La sentencia, dictada el 10 de julio de 2025, el presente estudio se basa en una resolución que —además de su relevancia estratégica para nuestro cliente— establece una doctrina clara sobre la nulidad relativa relativa a los límites de la prescripción por tolerancia y la solicitud de nulidad absoluta por mala fe, cuando en el requerimiento extrajudicial se indicaron dos fechas precisas correspondiente al transcurso del plazo de 5 años a efectos del ejercicio de la acción de nulidad relativa de las marcas controvertidas que finalmente no tuvo lugar dentro de este plazo y se ejercitó tambien por otra causa de nulidad absoluta de mala fe, que no se había alegado en el requerimiento no obstante haberse podido alegar.
Antecedentes: una disputa entre renombre y oportunismo marcario
El litigio enfrentaba a Sánchez Romero Carvajal, titular de marcas tan reconocidas como “5J”, contra Embutidos Monells, S.A., propietaria de marcas nacionales posteriores como “5Ms” y “5Ps”. A pesar de las similitudes gráficas y fonéticas, las marcas de Embutidos Monells fueron concedidas en España en 2012 sin oposición. No obstante, en 2021, Sánchez Romero Carvajal ejercitó también una acción de nulidad absoluta alegando la mala fe en la solicitud de los registros de las marcas por parte de Embutidos Monells.
La parte demandada alegó la prescripción por tolerancia, recogida en el artículo 9.1 de la derogada Directiva 2008/95/CE, al haber transcurrido más de cinco años desde el conocimiento del uso de las marcas controvertidas.
El eje del caso: ¿puede alegarse mala fe tras haber tolerado una marca durante cinco años?
El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante planteó cuestión prejudicial al TJUE para resolver una duda de notable trascendencia: si la mención expresa de una fecha límite en un requerimiento extrajudicial para impugnar una marca posterior —fecha coincidente con el límite legal de cinco años— vincula al titular de la marca anterior y le impide, una vez vencido ese plazo, fundar su demanda tambien en la causa de nulidad absoluta por mala fe en la solicitud del registro de la marca posterior.
Este matiz era clave, porque el titular anterior, Sánchez Romero Carvajal, había advertido por escrito a Embutidos Monells sobre la posibilidad de accionar en base a la causa de nulidad relativa antes de una fecha concreta (marzo de 2017), pero no presentó la acción hasta noviembre de 2021 (en realidad no se presentó hasta el 29.10.2021) y se basó también en la causa de nulidad absoluta por solicitud de las marcas por mala fe que no se había alegado en el requerimiento. ¿Estaba por tanto obligada por sus propios actos?
Doctrina del TJUE: la mala fe prevalece
El TJUE respondió con claridad: la prescripción por tolerancia no es oponible cuando la acción se basa en la mala fe del solicitante de la marca posterior. Es decir, aunque el titular de la marca anterior haya fijado una fecha límite en un requerimiento extrajudicial y hayan transcurrido más de cinco años, aún puede ejercitar la acción de nulidad por mala fe del solicitante al solicitar la marca posterior, aun cuando en el momento del requerimiento, el titular de la marca anterior dispusiese de todos los elementos necesarios para considerar que esa solicitud de registro se había solicitado de mala fe.
La sentencia refuerza y aclara la jurisprudencia del Tribunal QUE ya venía apuntando desde:
* El caso Lindt & Sprülangli (C‑529/07): la buena fe se presume, pero si se acredita que el solicitante actuó con intención de aprovecharse del renombre de una marca anterior o de obstaculizar a un competidor, no cabe hablar de tolerancia legítima. Como indica el propio fallo, la mala fe constituye una causa de nulidad absoluta e imprescriptible.
* El caso Budvar C-482/09: uno de los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia establecido en el artículo 9, apartado 1 de la directiva 2008/95 es el de que la presentación de la solicitud de registro de la marca posterior debe haber sido efectuada de buena fe.
* El caso HEITEC C-466/20, sobre el esfuerzo en un plazo razonable, de la conducta del titular del registro anterior.
Importancia práctica de la sentencia
Esta resolución es especialmente relevante por varios motivos:
- Aclara que un requerimiento con plazos indicativos no supone la renuncia a ejercitar futuras acciones judiciales si existe mala fe.
- Refuerza el concepto de nulidad absoluta frente a estrategias registrales abusivas u oportunistas.
- Ofrece seguridad jurídica a los titulares de marcas consolidadas que deciden actuar, incluso pasados varios años, frente a registros posteriores que atenten contra su distintividad o renombre.
El TJUE también recalca que la oposición activa ante la EUIPO frente a signos similares puede constituir una manifestación de que no ha habido verdadera tolerancia, algo que nuestro equipo jurídico valoró cuidadosamente durante el proceso.
Conclusiones
Desde INGENIAS, consideramos esta sentencia un hito relevante en la consolidación del principio de buena fe en el sistema marcario europeo. No solo por el precedente que establece para otros operadores, sino también por el respaldo que brinda a los titulares de derechos legítimos frente a estrategias de registro que pueden desvirtuar el propósito mismo de una marca.
La participación de José María Iglesias en este procedimiento refuerza el compromiso de INGENIAS con la excelencia técnica y la defensa eficaz de los intereses de nuestros clientes en todas las instancias.
Seguiremos atentos a los desarrollos jurisprudenciales en materia de marcas, y desde nuestro blog compartiremos las claves que toda empresa debe conocer para proteger su activo más valioso: su identidad.
